Eine registrierte Marke gestattet dem Inhaber, jedem Dritten zu untersagen, ein identisches Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Darüber hinaus ist dem Dritten untersagt, die Marke, kennzeichnungsfähige Markenbestandteile oder sonst ähnliche Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen zu verwenden, wodurch die Gefahr der Verwechslung erweckt werden würde.
Bislang hat die ständige Rechtsprechung und Lehre auch angenommen, dass ein Dritter die Marke (oder entsprechende Bestandteile) nicht in seiner Firma (= Name des Unternehmens) verwenden darf. Der eigentliche Inhaber der Marke konnte den Dritten zur Unterlassung und Änderung der Firma verpflichten.
In der Rechtsache Céline (C-17/06) hat der Europäische Gerichtshof aber ausgesprochen, dass die Funktionen der Marke einerseits und der Firma andererseits verschieden sind, weshalb die Marke dieser Art der Verwendung nicht schützt. Ein Dritter darf somit in seiner Firma auch eine Marke aufnehmen, solange er den Firmennamen nicht auch auf seine Waren anbringt oder durch die Verwendung dieser Firma einen Bezug zur Marke (und damit eine Verwechslung) herzustellen versucht.
Die Nutzung einer Marke nur als (Teil einer) Unternehmensbezeichnung ist somit kein Verstoß gegen das Markenrecht.
Diese Entscheidung ist in mehrerlei Hinsicht bedeutsam: Eine Klage auf Unterlassung der Nutzung des Firmennamen und Umfirmierung wird - gestützt auf die Bestimmung des Markenrechtes - in Zukunft nicht mehr zulässig sein. Darüber hinaus besteht bei der Auswahl eines Firmennamens in Zukunft größerer Gestaltungsspielraum. Schließlich reicht die Verwendung einer Marke in Form der Firma in Zukunft nicht länger aus, um deren Verfall binnen fünf Jahren ab Registrierung zu verhindern, selbst wenn das Unternehmen unter dieser Firma auf dem Markt tätig war. Stattdessen ist die unmittelbare Verwendung im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen erforderlich.
